武汉知识产权律师

专利侵权纠纷之合法来源抗辩制度

                    ---以电子产品外观设计专利维权案件为例

 

                          作者：董通 北京盈科（武汉）律师事务所律师

 

    合法来源抗辩制度是司法实践中经常遇见的抗辩方式，其法律依据源于现行专利法第七十条：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。而最高院于2016年04月01日颁布实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条又对合法来源制度作了进一步的细化性规定，即合法来源抗辩成立后，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。笔者在代理专利侵权诉讼案件中，时常遇见合法来源制度的适用，也迫切认为需要对该制度进行深度理解和梳理。

    一、案情简介

    曹先生名下享有一项名称为“笔记本电脑桌”的外观设计专利权（以下称涉案专利），合法有效。之后，发现市场上公开销售一款笔记本电脑桌，采用了与涉案专利设计极为近似的外观设计，且价格低廉，严重干扰了曹先生所在公司的正常生产经营活动。作为专利权人最终决定予以维权，遂即在广州市区完成被控侵权产品的取证，其中销售者为伟达厂，被控侵权产品上标记有“华联”文字及图形标识，经查该标识由江苏某华联办公家具公司（以下称华联公司）曾在案发前的2006年向国家商标局申请注册，但并未或核准，商标已无效。但至今仍在厂区办公楼及办公信笺纸上实际使用。对此，专利权方将伟达厂及华联公司作为共同被告一并起诉至广州法院。要求伟达厂停止销售，华联公司停止制造侵权产品、赔偿经济损失等。案件审理中，伟达厂提出被控产品来源于华联公司，并在二审诉讼中提交华联公司出具的一份《证明》以及华联公司注册“华联”标识的商标申请文件。其中，证明文件记载的内容不清，单落款处加盖华联公司公章；商标申请文件也盖有华联公司的公章。

    庭审中，专利权人确认被控产品来源于华联公司，由华联公司制造并提供给伟达厂销售，但伟达厂系恶意销售，应当承担恶意侵权责任。

    二、裁判结果

    最终裁判：华联公司立即停止制造、销售行为，赔偿5万元；伟达厂立即停止销售行为，赔偿1.5万元等。

    三、裁判主旨

    商标的基本功能是标识商品或服务来源，使之与其他来源的商品或服务相区分，避免发生市场混淆。因此，商标也是甄别、确定生产者的标志。

在没有证据证明被控侵权产品的来源，更没有证据证明来源合法的情况下，即使案件当事人予以确认，也不能当然将这种确认理解为对来源合法举证责任的免除。虽然维权的重点在于打击源头，但是合法来源法律制度本身有规范市场的法律功能和考虑，不能将合法来源的法律规定理解为有来源即可。

    四、笔者意见

    本案中，法院判决在确认被控产品存在来源且被告方不属于共同侵权的情况下，判决产品制造者和销售者各自承担法律责任，对专利法律制度的完善以及市场主体的规范有着积极地意义。

    1、坚持了打击侵权源头的专利权保护目的。专利法第一条开宗立意，明确规定专利法立法目的即“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造......”，制造型企业作为产品实物流通的源头，必须对自身投产的产品予以严格审查，履行必要的注意义务，当发现存在在先专利权时，应履行合理的避让义务。基于目前我国知识产权维权艰难、判赔畸低的司法现状，在侵权诉讼中，司法机关应当积极行使依职权调查权，尽可能依法查清侵权产品的出处，彻底制止侵权行为的再次发生，公平界定法律责任，以减轻专利权人的讼累。如果说崇尚自主创新的产业链像似一条河流的话，源头的清澈度无疑决定了整条河流的“环保”水平。

    2、明确合法来源的重点应当在于合法而非来源。合法来源制度是专利法针对被控产品的非生产者专设的而一种抗辩制度，新近颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条对该制度作出了进一步的细化，有针对性地解决司法实践中普遍存在的来源证据形式不规范且关联性不足等举证难点，可以说是降低了适用者的证明标准，即如果能够证明该被控产品通过正常商业方式且提供符合交易习惯的相关证据即可。尽管如此，也不能否认合法来源制度的根本要求在于来源要合法，属于正常的市场交易行为，仅有来源但不合法，也不能免除其特定侵权责任。

    3、倒逼市场主体重视规范经营，清除侵权产品的市场。本案的判决明确了合法来源抗辩制度“制度本身有规范市场的法律功能和考虑”的观点，也是对法的功效的积极阐述。法律规定作为一种国家意识，可以反作用于国家经济的运行。合法来源制度的此番解读，应该能够给到社会大众一种行为预期，只有规范了经营行为才能彻底免除法律责任，否则就存在侵权风险。这样一来，势必督促经营者不断自我完善。

 

 

作者：董通 律师

联系方式：13667208850（微信同号）

单位：北京盈科（武汉）律师事务所