武汉知识产权律师

    一、案情简介

       2003年9月16日，原告任XX向国家知识产权局申请了名称为“装饰瓦”实用新型专利，2005年8月10日被授予专利权，专利号为ZL03253539.2，根据权利要求书的记载，独立权利为“一种装饰瓦，包括基质层（1），其特征在于：基质层（1）的上表面复合有一层耐候防护层（2）。”嗣后，原告任XX从市场及被告某玻璃钢制品有限公司的网站上获得了被告某玻璃钢制品有限公司生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦宣传资料，遂以被告某玻璃钢制品有限公司生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦侵犯了其“装饰瓦”的涉案实用新型专利为由，于2006年5月向烟台市中级法院提起诉讼。

二、双方诉辩：

        原告任XX诉称：其系ZL03253539.2装饰瓦实用新型专利的专利权人，被告生产的“结力”装饰瓦采用了原告的专利技术，落入专利保护范围，侵犯了原告的专利权。据此，原告要求法院判令被告：1、立即停止所有的生产和销售活动，已经生产完毕的产品要封存销毁。2、立即停止被控侵权产品的广告宣传，包括更改其公司网站，停止在互联网上的宣传，停止印刷、发放产品宣传彩页、说明书，拆除产品户外宣传广告等。3、在全国性建筑报刊上对侵权事实进行声明和澄清。4、由被告承担本案诉讼费用。

        被告辩称：原告的专利技术不具有新颖性、创造性，其专利技术是公知技术。被告生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦的技术特征虽与涉案专利技术特征相同，但被告所使用的是公知技术，被告没有侵犯原告的专利权，原告起诉被告侵犯其专利缺乏充分的事实根据和法律依据，系滥用诉权。故被告请求法院驳回原告的诉讼请求。

三、法院审理结论

        法院根据查明的事实，以及原、被告双方的举证、质证及辩论意见，认为原告专利的独立权利要求记载的技术包括如下技术特征：1、一种装饰瓦，2、包括基质层，3、基质层的上表面复合有一层耐候防护层。被控侵权产品亦包括如下技术特征：1、一种装饰瓦，2、包括基质层，3、基质层的上表面复合有一层耐候防护层。被控侵权产品的每一技术特征与在原告专利申请日以前公开的技术均相同，被告使用的是在原告专利申请日以前已公开的技术，被告的行为不构成侵犯原告专利权的行为。法院驳回了原告的诉讼请求。

四、律师评析

（一）如何认定专利侵权

        专利是指专利主管机关依照专利法授予公民、法人或其他组织在一定期限内享有法律保护专有权的证明文件。专利权人对已经取得专利的发明、实用新型和外观设计，在专利法规定的有效期限内，依法享有独占实施权或者许可他人实施的权利；同时还有排除他人非法侵害该发明创造专利的权利。侵犯专利权的行为，是指在专利权的有效期限内，行为人未经专利权人许可，除法律另有规定的以外，以营利为目的实施其专利的行为。这里所讲的实施，对产品专利而言，是指制造、使用、许诺销售、销售和进口该专利产品，对方该专利而言，是指使用该专利方法或者使用、许诺销售、销售、进口依该专利方法直接获得的产品，对于工业产品外观设计而言，是指制造、销售、进口该外观设计产品。

        要正确认定专利侵权，首先要搞清专利的保护范围。依据我国《专利法》第五十六条的规定，专利权的保护范围以专利的权利要求书内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。在本案中，原告的专利的权利要求书1载明：“一种装饰瓦，包括基质层，其特征在于：基质层的上表面复合有一层耐候防护层。”由此可以确定原告所要求保护的范围含有如下技术特征：1、一种装饰瓦，2、包括基质层，3、基质层的上表面复合有一层耐候防护层。

        其次，当专利权的保护范围确定以后，在判断否侵权时，一般是把被指控侵权产品（或方法）的技术特征与专利技术的独立权利要求中记载的全部必要技术特征，逐一进行分析对比，在这个具体问题上，我国司法实践中往往遵循以下原则：专利权有效原则、全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则和自由公知技术抗辩原则。

        根据法院的调查显示，被告某玻璃钢制品有限公司生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦亦包括如下技术特征：1、一种装饰瓦，2、包括基质层，3、基质层的上表面复合有一层耐候防护层。被告的涉案产品的确落入原告的权利要求的保护范围。那么是否可以认定被告侵犯了原告的专利权呢？

（二）本案被告使用的公知技术抗辩理由是否成立

       本案中被告某玻璃钢制品有限公司生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦的技术特征虽与涉案专利技术特征相同，但其所使用的是公知技术，即对方的专利缺乏“新颖性”，这是专利侵权案件中被控方经常使用的抗辩理由。这一抗辩理由能否成立呢？

       对于发明与实用新型，“新颖性”是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

       公知技术，又称自由公知技术或现有技术，是指在我国专利制度当中，基于专利申请日为基准，在专利申请日前就已经存在并为该领域的普通技术人员客观所知的技术。一般说，它包括以下五种情况：1、已经在有形物（包括文字出版物，打字稿，录音录像制品，微缩胶卷，计算机软件上的孔洞卡片，计算机磁盘及终端荧光屛）上面公布出来的技术；2、已经被口头公布过的技术；3、已经在实际中使用的技术；4、已经陈列或展出的技术；5、潜在的“现有技术”。这最后一种是指那些已经提交的、但尚未公布的专利申请案。它可以用来否定在后申请案中的“发明”的新颖性，因为相同发明的一个申请案即使比另一个申请案仅仅早一天提交，也肯定能够作为参照物来排斥另一个申请案取得专利。